22 червня 1927 р. була видана Постанова ЦВК і РНК СРСР, якою було затверджене Положення про фірму - перший нормативний акт, безпосередньо присвячений охороні фірмових найменувань. Даний акт протягом значного часу був єдиним спеціальним нормативним джерелом регулювання фірмових найменувань не лише радянського періоду, а й після набуття Україною незалежності. Лише у 2004 р. президія Вищого господарського суду України у своєму роз'ясненні від 10 червня 2004 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з захистом прав інтелектуальної власності» зазначила, що у зв'язку з вступом в силу ЦК України та ГК України, до правовідносин, які виникли з 1 січня 2004 р. не застосовується Положення про фірму 1927 р.

Згортання реформаторських процесів періоду НЕПу та повне підпорядкування народного господарства командно-адміністративним методам управління позначилося на зміні правового статусу товарних знаків. В умовах посилення адміністративного тиску нівелюється здатність знаку сприяти шляхом розрізнення товарів розвитку конкурентної боротьби у середовищі промисловців. Стає необхідним, використовуючи товарні позначення, здійснювати контроль за якістю виробу.

Процес трансформації змісту товарного знаку здійснювався поступово: спочатку шляхом конструюванням законодавцем нового виду товарних позначень - виробничої марки, значення якої зводилось до засвідчення відповідності товару встановленим нормативам якості; пізніше - шляхом витіснення маркою товарного знака та надання йому другорядного статусу. Законодавчо зміна становища товарного знаку закріплювалася Постановою ЦВК і РНК «Про виробничі марки і товарні знаки» від 7 березня 1936 р. Нею встановлювалося обов'язкове позначення виробленої продукції виробничими марками, які повинні були містити відомості про найменування підприємства; його місцезнаходження; найменування державного органу управління; сорт товару та відповідний номер стандарту.

Наступним етапом у розвитку законодавства про охорону товарних знаків стало прийняття 1962 р. Постанови Ради Міністрів СРСР «Про покращення виробничого маркування товарів народного споживання». Постанова була досить незначною за обсягом та вказувала, що підприємства, які виготовляють товари народного споживання, зобов'язані поміщати на виробах, які ними випускаються чи на їх упаковці оригінально оформлені товарні знаки. Таким чином, Постановою здійснювалося перетворення права на товарний знак в обов'язок. Правило про обов'язкове маркування виготовленої підприємствами продукції було встановлене з метою ліквідації поширених випадків нетаврування продукції товарними знаками в умовах розширення міжнародного експорту радянських виробів на початку 60-х рр. ХХ ст.

Вихід на міжнародний ринок, вступ СРСР до Паризького Союзу та підписання інших міжнародних угод з охорони інтелектуальної власності зумовили необхідність оновлення національного законодавства у сфері регламентації товарних знаків у відповідності з міжнародними стандартами. Тому у 1974 р. було прийнято нове Положення про товарні знаки.

Останніми правовими актами Радянського Союзу, що стосувалися правової охорони товарних знаків, які, однак, не набрали чинності на території України стали Основи цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік від 31.05.1991 та прийнятий 03.06.1991 Закон СРСР «Про товарні знаки і знаки обслуговування».

Як і в дореволюційному законодавстві, правова охорона зазначення походження товарів у Радянському Союзі здійснювалася через систему правової регламентації товарних знаків. Вже перші нормативні акти, що стосувалися маркування виробленої продукції націоналізованими підприємствами містили правило про зазначення найменування та місцезнаходження виробника на виготовленому виробі. Так, Інструкція ВРНГ 1919 р. «Про товарні знаки державних підприємств» вказувала, що останні повинні містити найменування підприємства, позначення відповідного державного органу у підпорядкуванні якого воно перебуває та зображення державного герба. Зберігається це правило і в Декреті СРСР від 18 липня 1923 р. Лише приєднання Радянського Союзу до міжнародних угод про охорону промислової власності, зокрема, до Паризької конвенції 1 липня 1965 р. стало причиною виокремлення серед інших засобів індивідуалізації «вказівок про походження товару» та «найменування місця походження», які відповідно до ст. 1 конвенції визнаються об'єктами промислової власності. Але внаслідок відсутності економічної потреби у розвитку правового регулювання засобів індивідуалізації, нормативний механізм їх охорони не був розроблений.

1.2 Правова охорона засобів індивідуалізації суб'єктів підприємницької діяльності в Україні

У Цивільному та Господарському кодексах для характеристики найменування юридичної особи - підприємницького товариства вживається термін «комерційне найменування». Аналіз ст. 420 ЦК України та ст. 159 ГК України свідчать про його тотожність фірмовому найменуванню, які до переліку об'єктів права інтелектуальної власності включають комерційні найменування.

Його аналогом у німецькій правовій системі є firma, в англо-американському законодавстві - trade name. Цілком ймовірно, що формуючи нове позначення, законодавець прагнув підкреслити його належність особам, що здійснюють підприємницьку діяльність та прагнув привести національне законодавство у відповідність до положень Паризької конвенції, оригінальний текст якої містить поняття «nom commercial».

Зміна назви правового інституту, хоча і спрямована на гармонізацію вітчизняного правого режиму з міжнародними нормами, але не завжди є виправданою, оскільки не враховує національні правові традиції, що склалися історично та може створити у правозастосовувача хибне уявлення про зміст явища, яке позначається даною категорією.

Буквальний аналіз поняття «комерційне найменування» свідчить про комерційний характер цього засобу індивідуалізації, його вільну оборотоздатність, хоча п. 2 ст. 490 ЦК України фіксує можливість передачі майнових прав інтелектуальної власності на нього лише разом з цілісним майновим комплексом підприємства чи його відповідною частиною. Окреме відчуження права на комерційне найменування законом не допускається. Тобто, оборотоздатність комерційного найменування суттєво обмежується правилом, сформульованим статтею 490 ЦК України. Варто наголосити, що деякі інші країни-учасниці Паризького Союзу, формуючи нове законодавство у даній сфері, обмежилися змінами змісту правових норм, без зміни назви об'єкта правової охорони.

Сучасне законодавство, присвячене правовій регламентації відносин у галузі використання комерційних найменувань, складається з Глави 43 ЦК України та ст. 159 ГК України. На міжнародно-правовому рівні основний правовий акт у сфері охорони промислової власності - Паризька конвенція 1883 р. у ст. 8 вказує на екстериторіальний характер права на фірмове найменування, відносячи більш детальне визначення правового режиму комерційних найменувань до компетенції національного законодавства.

У законодавстві для врегулювання правового статусу фірмових найменувань державних підприємств застосовуються норми ЦК та ГК України. Хоча ст. 81 ЦК України встановлює порядок створення, організаційно-правові форми та правовий статус юридичних осіб приватного права, але ст. 82 ЦК України передбачає поширення його положень на юридичних осіб публічного права, якщо інше не встановлено законом. Спеціального законодавчого акту, який стосується правового регулювання комерційних найменувань державних юридичних осіб в Україні не прийнято, тому положення кодексів поширюються також на зазначених суб'єктів цивільних правовідносин.

Водночас, ЦК чітко не розмежовує дані правові категорії. Навпаки, до основних вимог охороноздатності комерційного найменування закон відносить наявність розрізняльної здатності та не допущення введення в оману споживачів щодо справжньої діяльності юридичної особи. З наведеної норми випливає, що у разі, коли б комерційне найменування суттєво відрізнялося від найменування особи, законодавцю не потрібно було б зазначати як обов'язкову умову його охороноздатності - придатність для ідентифікації юридичної особи.

Наведені норми ЦК України дають підстави для висновку, що комерційне найменування є видом найменування юридичної особи, яке вона використовує для самоідентифікації у підприємницькій сфері.

Про видовий характер комерційного найменування свідчить також структурне розміщення нормативних положень про нього у ст. 90 ЦК України - «Найменування юридичної особи».

Таким чином, аналіз норм ЦК України свідчить, що комерційне найменування є різновидом найменування юридичної особи. Комерційне найменування не лише виконує функцію індивідуалізації суб'єкта у підприємницьких відносинах, але одночасно є об'єктом права інтелектуальної власності. Воно має певну вартісну оцінку, яка залежить від репутації юридичної особи, майнові права на нього можуть бути надані чи передані іншим суб'єктам. Зазначена обставина суттєво відрізняє його від найменування юридичної особи, яке позбавлене економічного змісту та властивості оборотоздатності, а права щодо нього слід віднести до групи особистих немайнових прав юридичної особи.

Виходячи з зазначеного, на нашу думку, комерційне найменування можна визначити як оригінальне позначення юридичної особи, що займається підприємництвом, яке дозволяє індивідуалізувати її серед інших осіб та не вводить в оману споживачів щодо справжнього характеру її діяльності. Комерційне найменування є особливим різновидом найменування юридичної особи, має певну вартісну оцінку, а майнові права на нього можуть бути надані іншим суб'єктам.

Зміна термінології у сфері засобів індивідуалізації, втілена у ЦК України. стосується не лише позначення товаровиробника, а й способу ідентифікації товару, для правової характеристики якого законодавець застосовує категорію «торговельна марка». Можна відмітити, що даний термін не новий для української правової системи. У законодавстві радянського періоду для характеристики позначення товару вживалося синонімічне з використаною ЦК України «торговельною маркою» поняття «торгова марка».

У тексті Паризької конвенції 1883 р. для характеристики товарних позначень вживається вислів «фабрична та комерційна марки», що традиційно перекладається поняттям «товарний знак».

ЦК України зберіг тенденцію використання єдиного поняття для характеристики позначення товарів та послуг. Ним стала «торговельна марка». Стимулом для її введення на кодифікаційному рівні стали: по-перше, необхідність заміни терміну «знак для товарів та послуг» більш стислою та, водночас, ємкою правовою категорією, загальною по відношенню до товарного знака та знака обслуговування; по-друге, потреба у приведенні національного законодавства у відповідність з вимогами міжнародних правових актів, не лише шляхом внесення відповідних змін до змісту правових документів, а й через імплементацію вжитих ними правових термінів. Зокрема, в Угоді TRIPS для характеристики товарних позначень застосовується поняття «trade name», переклад якого на державну мову став новою назвою товарних позначень, правова охорона яких забезпечується Цивільним кодексом.

Виходячи з наведеного, та керуючись положенням ст. 492 ЦК України, торговельну марку можна визначити як позначення чи будь-яку їх комбінацію, які придатні для вирізнення товарів, що виробляються однією особою, від товарів, що виробляються іншими.