Згідно з Законом "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" існують дві юридичні підстави набуття права на торговельну марку: 1) реєстрація знака; 2) передача права на знак на підставі договору. Отже за юридичною підставою виникнення права на торговельну марку, останні поділяються на: 1) реєстраційну торговельну марку: право на неї виникає на підставі державної реєстрації; 2) ліцензійна торговельна марка: право на неї виникає на підставі ліцензійного договору про передачу прав на торговельну марку; 3) набута торговельна марка: право на неї виникає на підставі договору про передачу права власності на торговельну марку. При цьому необхідно зазначити, що законодавець не зобов'язує реєструвати торговельні марки, що виходять на ринок, більш того, він навіть захищає тих суб'єктів, які перші почали використовувати незареєстровані торговельні марки, у випадку, якщо, така марка буде в подальшому зареєстрована іншим суб'єктом. Проте, як видно з вищеописаного, лише зареєструвавши торговельну марку у встановленому законом порядку і отримавши свідоцтво, особа набуває всього комплексу прав на торговельну марку, передбачених чинним законодавством. Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, вважається порушенням таких прав і тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства. На вимогу власника свідоцтва таке правопорушення не лише повинно бути припинено, але і порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Захист прав на знак здійснюється в судовому порядку та іншому встановленому законом порядку. Таким чином, свідоцтво (міжнародна реєстрація) служить як інструментом захисту торговельної марки і продукції під даною маркою, так і інструментом боротьби з недобросовісними конкурентами.

Розділ 2. Проблеми правового регулювання торгівельних марок в інтернеті

На кожному із сайтів комерційних організацій є товарні знаки. Цінність товарного знака у віртуальному світі Інтернет зростає в зв'язку з тим, що споживач, заходячи на сайт, не має особистого контакту з представниками даної фірми, і тому він схильний довіряти широко відомим організаціям, а точніше товарним знакам з доброю репутацією. При цьому популярністю відомих товарних знаків і легкістю реєстрації доменного імені найчастіше користуються кіберсквоттери (загарбники доменних імен). Вони реєструють на себе доменне ім'я, аналогічне товарному знаку якої-небудь широковідомої фірми для подальшого продажу зареєстрованого доменного імені цій самій фірмі. Найчастіше такому захопленню піддаються доменні імена другого рівня, що пов'язано зі зручністю щодо їхнього запам'ятовування. З явищем кіберсквоттинга пов'язані декілька гучних судових процесів.

На сьогоднішній день в законодавстві України доменне ім'я ототожнюється з торговельною маркою. До цього висновку нас схиляє п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", згідно якого використанням знаку визнається застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі у доменних іменах. Згідно п. 5 ст. 16 наведеного Закону свідоцтво надає власникові торговельної марки виключне право забороняти використовувати свій знак без його згоди, зокрема, в позначенні, яке схоже на зареєстрований знак, або якщо ці позначення можна сплутати. Таким позначенням в мережі Інтернет можна визнати і доменне ім'я, якщо воно за написанні співпадає з зареєстрованим знаком. Тобто, якщо особа не є власником торговельної марки, то їй заборонено використовувати таке словосполучення в назві доменного імені, як засобу адресації в мережі. Такої ж позиції дотримуються деякі вітчизняні дослідники у галузі права інтелектуальної власності. Зокрема, у юридичній літературі відзначається, що неправомірне використання чужого зареєстрованого знака в якості доменного імені в Інтернеті набуває великого розмаху. Недобросовісні власники сайтів використовують як доменне ім'я чужий знак, бажаючи отримати переваги репутації цього знаку та привернути увагу користувачів. Глуховская Т. Новые горизонты. Доменные имена в качестве товарных знаков // Юридическая практика. - 2001, 19 декабря.

Коваль І. наголошує на тому, що питання про те, чи належить доменне ім'я до засобів індивідуалізації, залишається відкритим, хоч у будь-якому випадку воно виконує функцію адресації та ідентифікації, що притаманні торговельній марці, а це призводить до конфліктів між ними. Отже, на думку Коваль І., законодавець правильно визначив виключне право власника торговельної марки, прямо забороняти зареєстрований знак у доменному імені. Коваль И. Неправомерное использование знаков для товаров и услуг // Підприємництво, господарство і право. - 2004.- №4. - с.8-9.

Спеціальні акти, що регулюють відносини в сфері адміністрування та делегування доменних імен в українському сегменті Інтернету, також свідчать про підтримку позиції, що доменне ім'я є товарним знаком, який використовується в мережі. Такого висновку можна дійти, проаналізувавши "Правила домена "UA" п. 1.9, яких свідчить, що доменне ім'я не є об'єктом права власності. У п. 3.2 Правил визначено, що з метою захисту законних інтересів власників інтелектуальної власності доменні імена можуть делегуватися виключно у випадках, коли доменне ім'я повністю або за написанням чи транслітерацією співпадає із знаком для товарів і послуг, зареєстрованим в Україні відповідно до Мадридської угоди про реєстрацію знаків, до якої Україна приєдналася в 2000 р.

Адміністратор українського сегмента Інтернету таким чином намагається захистити власників торговельних марок від їхнього незаконного використання в мережі Інтернет. Проте, цим він порушує права не тільки осіб, які бажають отримати в користування доменне ім'я, що не співпадає з торговельною маркою, а нерідко й самих власників знаків для товарів і послуг, які почали процес отримання свідоцтва про право власності на знак. Адже, щоб отримати правову охорону для торговельної марки, слід пройти досить громіздку процедуру державної реєстрації, яка триває близько двох років з моменту подання заявки. Отже, в зазначений період і сам власник торговельної марки, у якого всі права на неї (в тому числі й використання в назві доменного імені) виникають з моменту подання заявки чи заявленого пріоритету не може користуватися тотожним доменним іменем до отримання свідоцтва.

В Україні поки що не було великих скандалів (як у сусідній Росії, чи інших зарубіжних країнах) із приводу захоплень доменних імен. Це не говорить про досконалість законодавчої бази нашої країни, а скоріше є наслідком "молодості" українського сегмента мережі. Тому, одним з головних завдань є створення законів, які могли б запобігти шквалу кіберсквоттинга. Першим кроком України в цьому напрямку стала розробка умов реєстрації доменних імен різних рівнів. Порядок реєстрації доменних імен у домені .uа регламентують "Правила домена UA", що набули чинності 27.07.2001. Одним із ключових пунктів цих Правил є пункт 1.10: "У межах цих Правил домени за їх призначенням розподіляються на дві категорії:

- публічні, тобто такі, що адмініструються в інтересах певної громадськості.

- приватні, тобто такі, що адмініструються певною особою у своїх власних інтересах".

Незважаючи на те, що дані Правила базуються на чинних рекомендаціях ICANN і ВОІВ, у них є певні недоліки, що викликають низку запитань стосовно приватних доменних імен, насамперед з погляду охорони інтелектуальної власності. Так, відповідно до пункту 3.2 Правил, зареєструвати приватне доменне ім'я в домені UA можна лише у випадку, "якщо відповідне доменне ім'я повністю, або його компонент іншого рівня (до знака ".", але, не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстр анту". Це є своєрідним запобіжним заходом від спроб кіберсквоттерів захопити доменні імена.

Аналіз сучасних тенденцій в галузі присвоєння доменних імен свідчить про те, що товарні знаки в доменних іменах у даний час широко використовуються для створення у споживачів асоціативного зв'язку між діяльністю фірми та її сайтом в Інтернеті. Загалом, доменне ім'я також фактично стає засобом індивідуалізації. Жуванов Д., Стогній Є. Проблема доменних імен в Україні. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.romanenko.ua/ua/library/article_domens_in_ua.html

На жаль, не вносить ясності в дане питання і Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до ст. 16 якого використанням знака визнається також його використання в Інтернеті, а також застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Слід зазначити, що в даному Законі не згадується і не уточнюється, в домені якого рівня може використовуватися знак.

Відповідно до ст. 20 зазначеного Закону, порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах зареєстрованих знаків стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрованих знаків стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначень, схожих із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначень, схожих із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг. Закон України вiд 15.12.1993 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3689-12

При цьому на сьогодні практично буде дуже важко довести, що використання домена здійснюється з комерційною метою, крім випадків, коли на цьому сайті будуть безпосередньо пропонуватися до продажу товари та послуги. Фірма, яка не має права на торговельну марку і зареєструвала доменне ім'я, що є ідентичним чи подібним до нього, в суді, господарському буде апелювати до даної норми, стверджуючи, що, навпаки, популяризує товарний знак в Інтернеті, не отримуючи від цього жодного прибутку. Водночас, власник торговельної марки буде позбавлений можливості використати свій товарний знак в Інтернеті, беручи до уваги ієрархічний та міжнародний принципи побудови доменних імен.

Тобто в нашій державі постала досить непроста проблема для власників свідоцтва на торговельну марку. Довести в суді на стадії розгляду справи по суті факт наявності в Інтернеті, приміром, місяць тому товару, на якому красується "чужа" торговельна марка, практично неможливо. Останнім часом серед суддів Верховного Суду України при розробці відповідних постанов Пленуму звучать думки щодо залучення як доказу незаконного використання торгової марки скопійованого зображення інтернет-сторінки. Більше того, після того як позовна заява вже внесена до суду, суддя, ознайомлюючись з нею, зможе особисто перевірити через мережу Інтернет факти, викладені у заяві.

Хоча відповідно до Кримінального кодексу України, якщо особа без відповідних правових підстав використовує доменне ім'я, яке співпадає із зареєстрованим знаком для товарів і послуг, то в такому випадку вона незаконно використовує вказаний знак для товарів і послуг (торговельну марку) і за наявності відповідних підстав може нести відповідальність за ст. 229 КК України. При цьому предметом даного злочину виступає виступає знак для товарів і послуг, а доменне ім'я характеризує об'єктивну сторону злочину (знак для товарів і послуг незаконно використовувався в доменному імені).

Як приклад порушення прав на торгівельну марку в Інтернеті можна навести наступне судове рішення: